Cách xử lý nhãn hiệu đăng ký bị cho là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng

Tình huống: Bên em có đăng ký nhãn hiệu vừa bị cục gửi công văn từ chối toàn bộ do nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn đối chứng. Bên em cần xử lý như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Khi có thông báo dự định từ chối cấp VBBH thì chủ đơn vẫn có quyền phúc đáp 01 lần duy nhất, thời hạn là 03 tháng kể từ ngày ký thông báo.

Các bước để xử lý trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký bị cho là trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng. Cụ thể dưới đây:

Bước 1: Kiểm tra thật kỹ các vấn đề

– Đơn đăng ký có 1 hay nhiều đối chứng, các đối chứng có cùng chủ sở hữu hay khác chủ sở hữu, chủ sở hữu của nhãn hiệu đối chứng là cá nhân/ tổ chức Việt Nam hay nước ngoài.

– Đơn bị từ chối toàn phần hay 1 phần của mẫu nhãn hiệu/ sản phẩm/ dịch vụ.

– Tình trạng đơn đối chứng: Đơn đối chứng có thể tồn tại 1 trong các tình trạng như: Đã hết hiệu lực nhưng chưa quá 05 năm, đang được bảo hộ, chưa được cấp văn bằng bảo hộ, đang bị phản đối cấp, đang bị nhận thông báo dự định từ chối cấp bằng, đang chờ giải quyết khiếu nại,…

– Tình trạng sử dụng nhãn hiệu đối chứng: Nhãn hiệu có được chủ sở hữu sử dụng trên thực tế hay không, thời gian cuối cùng được tìm thấy trên internet là khi nào thì chúng ta có thể tra cứu trên trực tuyến.

– So sánh nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng trên các phương diện nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ. Cụ thể:

+ Nhãn hiệu: Hai nhãn hiệu có cấu tạo gồm những thành phần nào; phát âm gồm mấy âm tiết, âm tiết chính là âm tiết nào, thành phần bị trùng là âm tiết chính hay phụ, phần chữ (nếu có) có ý nghĩa hay không; hình thức thể hiện màu hay đen trắng, có đặc điểm gì nổi bật.

+ Sản phẩm/ dịch vụ: Lĩnh vực sử dụng, mục đích sử dụng, kênh phân phối, tính chất, chất liệu.

Bước 2: Đưa ra phương án giải quyết khi nhãn hiệu đăng ký bị cho là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng

– Trường hợp Cục sở hữu trí tuệ thông báo về việc có người khác phản đối việc đăng ký nhãn hiệu; người nộp đơn cần sửa đổi mẫu nhãn hiệu, thu hẹp danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn; hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của người phản đối.

– Để khắc phục những thiếu sót của đơn, người nộp đơn có thể sửa đơn; tuy nhiên người nộp đơn không được phép sửa đổi mẫu hiệu đến mức làm thay đổi bản chất của nhãn hiệu; và không được phép bổ sung hàng hóa, dịch vụ vào Danh mục hàng hóa; dịch vị đã khai trong đơn.

– Nếu không đồng ý với các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ; người nộp đơn có thể khiếu nại lần đầu với Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ. Trường hợp không đồng ý với kết quả khiếu nại lần đầu; người nộp đơn có thể khiếu nại Bộ trưởng Bộ khoa học; và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính tòa án có thẩm quyền.