Hiện tượng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (Bad – Faith)

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 (sau đây gọi là Luật SHTT sửa đổi 2022). Nhiều quy định mới về nhãn hiệu đã được sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả của cơ chế bảo hộ tài sản trí tuệ và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam theo các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên như CPTPP, EVFTA, RCEP,… Theo đó, Dụng ý xấu (Bad – Faith) hay động cơ không trung thực cũng là một trong những điểm mới được đề cập trong Luật SHTT sửa đổi 2022.

Để nắm rõ hơn về hiện tượng này và xác định các hành động phù hợp tới chiến lược bảo vệ thương hiệu của bạn tại Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc, Công Ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) có những đánh giá, phân tích như sau:

Nguyên nhân của hiện tượng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với “Dụng ý xấu (Bad – Faith)/Động cơ không trung thực”

Pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định cụ thể, rõ ràng về tiêu chí xác định “dụng ý xấu”/“không trung thực” trong đăng ký nhãn hiệu.

Tuy nhiên, căn cứ vào các phán quyết của tòa án cũng như trong các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền như Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) và Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) liên quan tới vấn đề này thì có thể hiểu “hành vi “không trung thực” trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là hành vi đăng ký mà người nộp đơn đã biết hoặc phải biết sự tồn tại và đã được sử dụng của một nhãn hiệu của người khác ở trong nước và kể cả nước ngoài”. Việc “biết” hoặc “phải biết” thường đặt ra trong các trường hợp chính sau đây:

– Nhãn hiệu của người nộp đơn trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi trước thời điểm nộp đơn;

– Người nộp đơn đã có mối quan hệ (Đại lý phân phối, hợp tác kinh doanh, bên được thuê thiết kế hoặc thuê gia công, người lao động…) với Chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu trước thời điểm nộp đơn…

Nguyên nhân chính của hiện tượng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (Bad – Faith) đó chính là sự chậm trễ trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của nhiều doanh nghiệp dẫn đến việc bị chiếm đoạt thương hiệu khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng “đánh mất” nhãn hiệu, thiệt hại về thời gian và chi phí. Phần nhiều do các doanh nghiệp chưa ý thức được tầm quan trọng của tài sản trí tuệ tại thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.

Điển hình là câu chuyện về sản phẩm gạo ST25 bị chiếm đoạt nhãn hiệu ở nước ngoài rộ lên trong thời gian gần đây như một “hồi chuông cảnh báo” với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc cần quan tâm hơn nữa đến việc đăng ký bảo hộ thương hiệu không chỉ ở thị trường trong nước mà cả ở nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tốn không ít chi phí và công sức để giành lại thương hiệu vốn thuộc về mình. Gần 20 năm trước Cafe Trung Nguyên đã buộc phải mua lại thương hiệu của chính mình với rất nhiều tiền để đưa lại thương hiệu về với chủ và tiếp tục quá trình chinh phục thị trường cafe Mỹ.

Bên cạnh đó, lỗ hổng pháp lý cũng một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hiện tượng này. Việc lạm dụng nguyên tắc “first-to-file” (nộp đơn đầu tiên) – một cơ chế cho phép cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn sớm nhất, kể cả người đó có dụng ý xấu/ động cơ không trung thực dẫn đến nạn đầu cơ nhãn hiệu hoặc chiếm đoạt nhãn hiệu, đánh cắp tài sản trí tuệ. Trên thực tế, hầu hết các nhãn hiệu bị chiếm đoạt thường có danh tiếng và chỗ đứng nhất định trên thị trường. Do vậy, các đối tượng thường muốn lợi dụng để bán sản phẩm của mình dưới danh nghĩa các nhãn hiệu này, hoặc đầu cơ trục lợi bằng cách bán lại nhãn hiệu cho chủ sở hữu đích thực,.. Pháp luật SHTT của Việt Nam không thiết lập các quy định về “Dụng ý xấu (Bad – Faith) của chủ đơn như một căn cứ pháp lý để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu hay hủy bỏ nhãn hiệu. Do vậy, các phán quyết trong các vụ phản đối hay hủy bỏ nhãn hiệu của Cục SHTT trở nên khiên cưỡng do thiếu các chế định cụ thể về “Dụng ý xấu”. Sự thiếu vắng này là nguyên nhân bùng phát nạn đầu cơ nhãn hiệu để trục lợi bất chính.

Theo đó một cá nhân cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh nộp gần 200 đơn đăng ký nhãn hiệu, trong số đó, đa số là các nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời của các chủ nhãn hiệu nước ngoài ở nhiều nước trên thế giới và nhiều trong số các nhãn hiệu xin đăng ký đó đã được cấp văn bằng bảo hộ cho người này. Rõ ràng, nguyên tắc “First – to – file” đã và đang bị bên thứ ba lợi dụng để đăng ký chiếm đoạt nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực. Hệ quả là, nhiều chủ nhãn hiệu phải mua lại nhãn hiệu của chính mình hoặc buộc phải rời bỏ thị trường tiềm năng.

Thực trạng pháp luật quy định về “Dụng ý xấu (Bad – Faith)/ Động cơ không trung thực” hiện nay

Mặc dù hiện tượng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (Bad – Faith) đã xảy ra khá lâu, tuy nhiên thuật ngữ pháp lý này lần đầu tiên được bổ sung vào Điều 96 và Điều 117 của Luật SHTT sửa đổi năm 2022 của Việt Nam. Theo đó:

“Sửa đổi bổ sung Điều 96 như sau:

Điều 96. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu;

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 1a của Điều 117 như sau:

1. Đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

a) Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;

b) Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.”

Việc bổ sung thuật ngữ này nhằm giải quyết vấn đề lạm dụng nguyên tắc “first-to-file” (nộp đơn đầu tiên) và kiểm soát một cách hiệu quả nạn đầu cơ nhãn hiệu hoặc chiếm đoạt nhãn hiệu, đánh cắp tài sản trí tuệ, đặc biệt những nhãn hiệu có uy tín, danh tiếng – một xu hướng đang gia tăng tại Việt Nam. Với quy định về “dụng ý xấu”, chủ nhãn hiệu đích thực có thêm một cơ sở pháp lý quan trọng để thách thức hiệu lực của nhãn hiệu do bên thứ ba đã nộp đơn hoặc đăng ký trên cơ sở không trung thực (dụng ý xấu) để giành lại quyền bảo hộ nhãn hiệu của mình theo thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu.

Điểm mới này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt bấy lâu nay: theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp trong trường hợp người nộp đơn không có quyền đăng ký, thời hạn thực hiện quyền yêu cầu này đối với nhãn hiệu là 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Tuy nhiên, do việc xác định động cơ không trung thực của người nộp đơn không thuộc phạm vi tiêu chuẩn bảo hộ mà chỉ thuộc phạm vi quyền đăng ký, dẫn đến “nhiều trường hợp người nộp đơn mặc dù vẫn đáp ứng đủ điều kiện về quyền đăng ký, nhưng quyền đăng ký này có được do sự không trung thực/dụng ý xấu của người nộp đơn. Chẳng hạn như lợi dụng tên tuổi của những nhãn hiệu nước ngoài chưa đăng ký tại Việt Nam để đăng ký trùng hoặc tương tự với mục đích lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu đó để kinh doanh, hoặc không kinh doanh thực sự mà chỉ nhằm ngăn chặn hoặc tìm cách bán lại các nhãn hiệu này cho các chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài khi họ vào Việt Nam (tương tự như hoạt động đầu cơ tên miền với dụng ý xấu)”, theo phân tích trong dự thảo sửa đổi. Do khái niệm ‘không trung thực’ trong quy định hiện này chưa thể hiện rõ động cơ không trung thực/ý đồ xấu trong các hoạt động đầu cơ kiểu này, và khái niệm này được đặt ở phần về thời hiệu yêu cầu hủy bỏ, dẫn đến việc áp dụng quy định trên vào thực tế còn khiên cưỡng và không rõ ràng về căn cứ.

Chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu nên làm gì để ngăn cản việc nộp đơn không trung thực ?

Việt Nam là quốc gia tuân theo nguyên tắc “First to file” – “ai nộp đơn trước người đó có quyền” nên để tránh trường hợp bị đăng ký trên cơ sở “thiếu trung thực” và quá trình phản đối/huỷ bỏ tốn kém cả thời gian, tiền bạc, Chủ sở hữu nhãn hiệu cần tiến hành đăng ký sớm nhất có thể. Để cẩn trọng hơn, trong quá trình chuẩn bị ra mắt các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu, Chủ sở hữu thật sự cần đảm bảo các bên có thể được biết đến nhãn hiệu phải ký cam kết bảo mật thông tin hoặc các hợp đồng với mình để có căn cứ chứng minh về việc biết đến nhãn hiệu trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.

Bên cạnh đó, nếu nhãn hiệu chưa được đăng ký thì chủ sở hữu cần theo dõi chặt chẽ công báo sở hữu trí tuệ để có thể phát hiện kịp thời nhãn hiệu của mình có bị đăng ký bởi một bên khác hay không. Nếu nhãn hiệu chưa được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu có thể tiến hành đơn phản đối yêu cầu không cấp văn bằng cho đơn đăng ký đó. Nếu nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ, các chủ sở hữu thực sự sẽ phải nộp yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu. Thực tế việc theo đuổi yêu cầu hủy bỏ sẽ tốn kém và mất thời gian hơn nhiều so với một việc phản đối đơn.

Pháp luật Việt Nam cần điều chỉnh như thế nào để giúp giảm thiểu tình trạng việc nộp đơn không trung thực ?

Như đã đề cập ở trên, pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định rõ ràng về tiêu chí đánh giá “không trung thực”. Vì vậy, cần có các quy định rõ ràng về vấn đề này để Chủ sở hữu có thể dựa vào để cung cấp các tài liệu chứng minh cũng như cơ quan chức năng thống nhất, thuận tiện trong quá trình giải quyết phản đối đơn cũng như huỷ bỏ văn bằng.

Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam có quy định về trường hợp nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực trên cơ sở “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực” tại điều 95 Luật sở hữu trí tuệ. Hay nói cách khác, nếu như một bên đăng ký chỉ vì dụng ý xấu, nhằm thu lợi bất chính từ buộc Chủ sở hữu nhãn hiệu phải mua lại nhãn hiệu mà không có sử dụng nhãn hiệu trên thực tế thì sau khi nhãn hiệu được cấp văn bằng 5 năm, Chủ sở hữu có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực. So với việc chứng minh “không trung thực” thì việc chứng minh “không sử dụng” có thể thuận tiện hơn nhưng quá trình này vẫn gây ra tốn kém về thời gian và chi phí thực hiện. Do đó, pháp luật Việt Nam cũng nên cân nhắc việc yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng trên thực tế như tại một số quốc gia hiện nay như Mỹ, Philippines… và trong trường hợp không nộp được bằng chứng sử dụng trên thực tế thì nhãn hiệu sẽ ngay lập tức bị chấm dút hiệu lực thay vì chờ bên thứ ba nộp yêu cầu chấm dứt.

»BÁO CHÍ ĐƯA TIN:

Báo điện tử Kinh tế & Đô thị đăng tải ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Tuấn: https://kinhtedothi.vn/lam-gi-de-chan-nan-dau-co-nhan-hieu.html