Phải làm gì khi đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối ?

Nhãn hiệu không đương nhiên được pháp luật bảo hộ, muốn bảo hộ, chủ sở hữu phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Vậy, nhãn hiệu bị từ chối trong trường hợp nào và phải làm gì khi đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối ?

>>Xem thêm: Lưu ý khi tạo một nhãn hiệu mới

Từ chối nhãn hiệu trong các trường hợp nào?

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ từ chối bảo hộ đơn đăng ký nhãn hiệu nếu phạm phải các trường hợp sau:

– Không có khả năng thực hiện chức năng phân biệt;

– Giống, trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được bảo hộ trước đó hay nộp đơn sớm hơn hoặc nhãn hiệu được coi là nổi tiếng hoặc được thừa nhận rộng rãi;

– Trùng hoặc tương tự tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng, tên nhân vật hoặc hình tượng, quyền tác giả của người khác được biết đến rộng rãi;

– Nhãn hiệu trùng với tên riêng, biểu tượng hình ảnh của quốc gia, địa phương, danh nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (trừ trường hợp được phép của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền) cũng sẽ bị từ chối;

– Trùng hoặc tương tự với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp tổ chức này đăng ký cá dấu hiệu đó là nhãn hiệu đối chứng;

– Mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc gây hiểu sai lệch về nguồn gốc, tính năng, công dụng, giá trị, chất lượng hàng hóa dịch vụ;

– Nhãn hiệu bị từ chối đăng ký nếu chứa dấu hiệu không phù hợp với trật tự và đạo đức xã hội.

Phải làm gì khi đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối ?

– Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ thì người nộp đơn cần sửa chữa những sai sót của đơn (nếu có thể), bổ sung những thứ còn thiếu hoặc nếu ý kiến phản bác lý do dẫn đến dự định từ chối.

– Trường hợp Cục sở hữu trí tuệ thông báo về việc có người khác phản đối việc đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần sửa đổi mẫu nhãn hiệu, thu hẹp danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn, hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của người phản đối.

– Để khắc phục những thiếu sót của đơn, người nộp đơn có thể sửa đơn, tuy nhiên người nộp đơn không được phép sửa đổi mẫu hiệu đến mức làm thay đổi bản chất của nhãn hiệu và không được phép bổ sung hàng hóa, dịch vụ vào Danh mục hàng hóa, dịch vị đã khai trong đơn.

– Nếu không đồng ý với các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có thể khiếu nại lần đầu với Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ. Trường hợp không đồng ý với kết quả khiếu nại lần đầu, người nộp đơn có thể khiếu nại Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính tòa án có thẩm quyền.

Quy trình xử lý dự định từ chối hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Đọc kỹ công văn, xác định nội dung thiếu sót.

Bước 2: Nghiên cứu phương án xử lý và trao đổi với thẩm định viên (nếu cần thiết).

Bước 3: Thông báo, xác nhận với khách hàng.

Bước 4: Chuẩn bị công văn phúc đáp và gửi công văn tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Hướng dẫn phúc đáp thông báo thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu

Khi có thông báo dự định từ chối cấp VBBH thì chủ đơn vẫn có quyền phúc đáp 01 lần duy nhất, thời hạn là 03 tháng kể từ ngày ký thông báo.

Dưới đây là cách mà chúng tôi thường xử lý trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký bị cho là trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng, cụ thể:

Bước 1: Kiểm tra thật kỹ các vấn đề

– Đơn đăng ký có 1 hay nhiều đối chứng, các đối chứng có cùng chủ sở hữu hay khác chủ sở hữu, chủ sở hữu của nhãn hiệu đối chứng là cá nhân/ tổ chức Việt Nam hay nước ngoài.

– Đơn bị từ chối toàn phần hay 1 phần của mẫu nhãn hiệu/ sản phẩm/ dịch vụ.

– Tình trạng đơn đối chứng: Đơn đối chứng có thể tồn tại 1 trong các tình trạng như: Đã hết hiệu lực nhưng chưa quá 05 năm, đang được bảo hộ, chưa được cấp văn bằng bảo hộ, đang bị phản đối cấp, đang bị nhận thông báo dự định từ chối cấp bằng, đang chờ giải quyết khiếu nại,…

– Tình trạng sử dụng nhãn hiệu đối chứng: Nhãn hiệu có được chủ sở hữu sử dụng trên thực tế hay không, thời gian cuối cùng được tìm thấy trên internet là khi nào thì chúng ta có thể tra cứu trên trực tuyến.

– So sánh nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng trên các phương diện nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ. Cụ thể:

+ Nhãn hiệu: Hai nhãn hiệu có cấu tạo gồm những thành phần nào; phát âm gồm mấy âm tiết, âm tiết chính là âm tiết nào, thành phần bị trùng là âm tiết chính hay phụ, phần chữ (nếu có) có ý nghĩa hay không; hình thức thể hiện màu hay đen trắng, có đặc điểm gì nổi bật.

+ Sản phẩm/ dịch vụ: Lĩnh vực sử dụng, mục đích sử dụng, kênh phân phối, tính chất, chất liệu.

Bước 2: Lựa chọn các phương án khả thi nhất.

Sau khi xem xét tất cả các nội dung trên, mình sẽ phân tích dữ liệu để đưa ra các phương án được cho là khả thi nhất cho khách hàng lựa chọn, cụ thể:

– Trường hợp nhãn hiệu chỉ bị từ chối 1 phần (1 phần hình/chữ, sản phẩm/dịch vụ) và thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ không phải là thành phần chính yếu/quan trọng thì phương án loại bỏ bớt thành phần không đạt tiêu chuẩn bảo hộ có thể đưa vào danh sách phương án để khách hàng cân nhắc.

Trường hợp, nhãn hiệu bị từ chối 1 phần sản phẩm/ dịch vụ, khách hàng vẫn muốn theo đuổi phúc đáp cho phần đang bị dự định từ chối nhưng lại lo ngại các phần đang đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ cũng sẽ bị từ chối nếu phúc đáp không thành công thì có thể cân nhắc phương án tách đơn để tiến hành nộp phí cấp bằng cho phần đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và tiếp tục phúc đáp cho thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

Trường hợp nhãn hiệu đối chứng đang bị phản đối cấp bằng/ dự định từ chối cấp bằng và đã quá hạn rất lâu nhưng chủ đơn không có phản ứng, cục cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng… Mình sẽ kiểm tra thật kỹ đối chứng này đang bị phản đối/ dự định từ chối bới đơn/ bên nào. Nếu thấy có cơ sở để cho rằng đơn đối chứng khả năng cao không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì phương án Nộp công văn đề nghị cục SHTT xử lý xong đơn nhãn hiệu đối chứng sau đó xem xét đến đơn đề nghị đăng ký để đảm bảo quyền lợi chính đáng của chủ đơn sẽ được đưa ra. Nếu nhãn hiệu đối chứng bị từ chối cấp thì có nghĩa đơn đăng ký không còn đối chứng nữa.

Trường hợp nhãn hiệu đối chứng đã hết hạn/ hoặc còn hạn nhưng không có dấu hiệu được sử dụng trên thị trường trong nhiều năm (Đặc biệt là các đối chứng có chủ sở hữu là cá nhân/ tổ chức nước ngoài) thì mình sẽ cân nhắc khách hàng tiến hành điều tra thị trường, chứng minh nhãn hiệu đối chứng không được sử dụng trong 05 năm liên tục. Trên cơ sở đó thực hiện thủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đối chứng còn thời hạn bảo hộ ( Căn cứ pháp lý Điều 95.1d). Nếu nhãn hiệu đối chứng đã hết hạn hiệu lực thì không cần thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực nữa.

Khi nhãn hiệu đối chứng (còn thời hạn bảo hộ) bị chấm dứt hiệu lực hoặc đối chứng (đã hết hạn nhưng chưa quá 05 năm) được chứng minh là không được sử dụng trong 05 liên tục thì chúng không đáp ứng tiêu chuẩn được sử dụng là đối chứng để từ chối nhãn hiệu đăng ký nữa.

Trường hợp kết quả so sánh về mặt nhãn hiệu và sản phẩm giữa nhãn hiệu đăng ký và đối chứng cho thấy có sự khác biệt khác biệt đáng kể. Ví dụ: Các nhãn hiệu tiếng Việt mặc dù có cấu tạo chữ tương tự nhưng có dấu khác nhau tạo ra ý nghĩa khác nhau hay nhãn hiệu ngắn (2 âm tiết) có nguyên âm khác nhau, nhãn hiệu dài nhưng chỉ trùng thành phần phụ… thì phương án phúc đáp theo hướng chứng minh khả năng phân biệt giữa nhãn hiệu đăng ký và đối chứng cũng sẽ được đưa ra để khách hàng cân nhắc

>>Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu chính xác