Tổng hợp tình huống sở hữu trí tuệ tháng 6/2023

Câu hỏi của vụ việc 1:

Các chuyên gia cho mình hỏi, đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu đã nộp, đang thẩm định mà bên chuyển nhượng sửa đổi tên, có thực hiện thủ tục sửa đổi VBNH, thì có cần phải bổ sung lại Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu mới không ạ? Nội dung Hợp đồng không thay đổi, chỉ sửa mỗi tên của bên chuyển thì có được không ạ, hay là phải nộp Hợp đồng bổ sung cho Hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Mong nhận được phản hồi từ các chuyên gia ạ ?

Trước tiên cần thực hiện thủ tục yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Hồ sơ bao gồm:

• Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo mẫu; bản gốc văn bằng bảo hộ;
• Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);
• Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);
• Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Thực hiện nộp hồ sơ bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận đơn. Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Sau khi tiến hành thủ tục yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, bạn soạn thảo một công văn trình bày nội dung ghi rõ bên chuyển nhượng đã thay đổi tên, địa chỉ sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, kèm theo bản sao Đơn yêu cầu sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền), gửi đến Cục sở hữu trí tuệ.

Câu hỏi của vụ việc 2:

Luật sư cho mình hỏi đăng ký NH qua Madrid mà muốn hưởng quyền ưu tiên thì có phải mình sẽ xin bản sao đơn ưu tiên ở Cục SHTT rồi cho kèm vào bộ hồ sơ nộp vào Cục đúng không ạ?

Trả lời:

Điều kiện để nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Madrid bạn phải đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan SHTT của nước thành viên đó (ở Việt Nam là Cục sở hữu trí tuệ). Với trường hợp của bạn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ trước đó, nên bạn có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu gồm có các tài liệu sau:

• 02 Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo mẫu 06 – ĐKQT Phụ lục C Thông tư 16/2016/TT-BKHCN
• 02 bản Tờ khai MM2 [đăng tải tại website: http://wipo.int (ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh)
• 05 mẫu nhãn hiệu kèm theo (Trường hợp đăng ký là nhãn hiệu màu thì ngoài 05 mẫu nhãn hiệu màu, người nộp đơn cần nộp 05 mẫu nhãn hiệu đen, trắng);
• Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam được nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
• Bản sao đơn đăng ký cơ sở
• 02 bản MM18 trong trường hợp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định vào Hoa Kỳ;
• Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Để được hưởng quyền ưu tiên thì trong đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam đó có phần yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu. Đồng thời, trong tờ khai MM2 người nộp đơn nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và phải nộp bản sao đơn đăng ký cơ sở có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ, đây là căn cứ để Cục sở hữu trí tuệ kiểm tra xác nhận quyền ưu tiên. Do đó, bạn không  cần phải xin bản sao đơn ưu tiên tại Cục sở hữu trí tuệ.

Nếu đăng ký NH tại từng quốc gia theo cách truyền thống không qua Madrid thì đến nước nào mình lại phải nộp bản sao đơn ưu tiên tại VN có đúng không nhỉ? Như vậy mình muốn được ưu tiên tại 10 quốc gia thì phải xin Cục tận 10 bản sao đơn ƯT luôn ư? Thời gian cấp bản sao đơn ƯT là bao nhiêu lâu vậy nhỉ?

Trả lời:

Trong trường hợp đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia, thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo Luật của mỗi quốc gia đó. Thông thường, muốn hưởng quyền ưu tiên tại mỗi quốc gia đăng ký nhãn hiệu thì trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải có tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên như bản sao đơn đầu tiên có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cục sở hữu trí tuệ. Do đó, nếu muốn được hưởng quyền ưu tiên tại 10 quốc gia, thì phải xin Cục sở hữu trí tuệ cấp 10 bản sao đơn đầu tiên có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, để nộp đính kèm trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại 10 quốc gia khác nhau.

Để tiến hành thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu đăng ký nhãn hiệu bạn tiến hành gửi công văn yêu cầu cấp bản sao tài liệu nhãn hiệu đến cục sở hữu trí tuệ, Luật không có quy định về thời hạn giải quyết, tuy nhiên thông thường thời gian cấp Bản sao tài liệu theo yêu cầu và bản xác nhận sao y bản gốc hoặc bản lưu của Cục Sở hữu trí tuệ là 7 ngày làm việc.

Câu hỏi của vụ việc 3:

Mình có thắc mắc là khi so sánh nhãn hiệu mình dự tính bảo hộ với nhãn đối chứng xem có trùng/tương tự nhau không thì ngoài tiêu chí dấu hiệu trùng/tương tự với dấu hiệu của nhãn đối chứng, còn cần phải so sánh hàng hóa/dịch vụ xem có trùng/ tương tự nhau hay không?

(i) Vậy thông thường có phải cứ số nhóm trùng nhau là hàng hóa dịch vụ sẽ auto được coi là trùng/tương tự không ạ? Ví dụ nhãn hiệu đang cần cấp bằng của mình nhóm 09, nhãn đối chứng cũng nhóm 09 thì auto hàng hóa/dv trùng nhau.

(ii) Thêm nữa mình cũng muốn hỏi có trường hợp nào hàng hóa dịch vụ ở các nhóm khác nhau nhưng lại bị coi là tương tự chưa ạ? Ví dụ  kiểu hàng hóa ở nhóm 01 lại trùng với hàng hóa nhóm 20, hàng hóa nhóm 01 trùng vs dịch vụ nhóm 35.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 39.9 Thông tư 01/2007/NĐ-CP, việc đánh giá tính tương tự của hàng hóa, dịch vụ dựa trên cơ sở sau đây:

Thứ nhất, hai hàng hóa hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng nhau khi hai hàng hóa hoặc hai dịch vụ có các đặc điểm sau đây: có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo…) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng.

Thứ hai, hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây: Tương tự nhau về bản chất; hoặc tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng; và được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng…).

Thứ ba, một hàng hoá và một dịch vụ bị coi là tương tự nhau nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau đây:

• Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất (hàng hoá, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của hàng hoá, dịch vụ này được cấu thành từ hàng hoá, dịch vụ kia); hoặc
• Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng (để hoàn thành chức năng của hàng hoá, dịch vụ này phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau); hoặc
• Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện (hàng hoá, dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng, khai thác hàng hoá, dịch vụ kia…).

Theo quy định trên thì việc đánh giá tính tương tự của hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào bản chất, chức năng, mục đích sử dụng, kênh thương mà… hàng hóa, dịch vụ, không phụ thuộc vào phân nhóm hàng hóa sản phẩm, dịch vụ. Đối với những hàng hóa, dịch vụ tuy không nằm cùng một nhóm nhưng vẫn có thể được xem là hàng hóa, dịch vụ tương tự nhau: hai hàng hóa hoặc hai dịch vụ thuộc hai nhóm khác nhau vẫn bị coi là tương tư nhau nếu hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây: Tương tự nhau về bản chất; hoặc tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng; và được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng…). Ví dụ: sản phẩm mỹ phẩm không chứa thuốc ở nhóm 03 bị coi là tương tự với sản phẩm mỹ phẩm có chứa thuốc ở nhóm 05 nếu cả hai đều có chức năng là chăm sóc da và được phân phối tại các cửa hàng buôn bán mỹ phẩm. Một hàng hóa, một dịch vụ tuy khác nhóm nhưng có thể bị coi là tương tự nhau nếu đáp ứng điều kiện đã nêu trên. Nhóm Quán cà phê (43) và Sản phẩm cà phê (30) có thể bị coi là trùng nhau, chẳng hạn nếu bạn đăng ký dấu hiệu “MON” đăng ký bảo hộ cho sản phẩm cà phê thuộc nhóm 30 nhưng trước đó đã có người khác được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “MON” cho quán cà phê nhóm 43 thì đơn đăng ký bảo hộ của bạn sẽ bị từ chối bảo hộ.

Câu hỏi của vụ việc 4:

Các anh chị thân mến đáng iu ơi, em có 1 khách hàng bên Nhật có nhãn hiệu được bảo hộ ở 1 vài nơi trên thế giới nhưng chưa đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Xong cái ở VN có 1 thằng nó đăng ký nhãn hiệu của khách em. Giờ phải làm đơn phản đối. Em nghĩ TH này các anh chị cũng hay gặp nhiều đúng không ạ? Em thấy các anh ở công ty em vin vào điều 74.2.g để chứng minh nhãn hiệu khách em đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi ở VN. Nhưng em thấy nó cứ sai sai vì thực tế khách em mới chỉ buôn bán online qua mấy đại lý nhỏ lẻ ở VN thôi ạ. Các anh chị cho em hỏi:

(i) thông thường ngoài điều 74.2.g ra thì mình còn có thể phản đối dựa trên căn cứ nào khi mình chưa đăng ký NH tại VN vậy ạ?

(ii) để chứng minh nhãn hiệu đã được thừa nhận và Sd rộng rãi ở VN thì phải thu thập những chứng cứ gì vậy ạ?

Em cảm ơn các anh chị ạ.

Trả lời:

Bạn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trên cơ sở đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng theo Điều 91 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Theo quy định, Nhật và Việt Nam đều là thành viên của công ước Paris, để được hưởng quyền ưu tiên người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước Thành viên của Công ước Paris hoặc cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước Thành viên Công ước đó.
• Đơn đầu tiên đã được nộp tại nước Thành viên của Công ước Paris và đơn đó có chứa phần tương ứng với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu;
• Đơn đăng ký được nộp trong thời hạn sau đây kể từ ngày nộp đơn đầu tiên: sáu tháng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.
• Trong đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, người nộp đơn có nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên nêu tại điểm b khoản này trong trường hợp nộp tại nước ngoài, trong đó có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên;
• Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Nếu đáp ứng điều kiện trên, đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn sẽ được hưởng quyền ưu tiên. Theo đó, bạn có thể dùng căn cứ tại điểm e khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ 2005 “Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” để làm căn cứ phản đối.

Để đánh giá nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi bạn có thể tham khảo các tiêu chí để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Có thể thu thập các chứng cứ như số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu….